미카엘법률사무소

업무소개

해외출원등록

1

우선권 주장을 통한 제3국에의 특허출원 및 등록

특허권의 경우 속지주의 원칙상 국내의 특허권은 국내에서만 행사될 수 있습니다.
따라서 우리나라 이외의 제3국에서 특허권 보호를 원하는 경우 파리조약에 의한 우선권 제도를 활용하여 제3국에 특허 출원을 진행하고 등록을 받아야 합니다.
우선권 : 국내 출원 후 1년 이내에 원하는 제3국에 특허 출원을 진행하는 경우,
국내 최초 출원한 사실을 입증하는 우선권 서류를 제3국 특허청에 제출하게 되면 특허 심사시 신규성 및 진보성 등의 특허성 판단 시점이 국내 최초 출원일로 소급되는 제도입니다.

2

미국의 경우 특허출원 및 등록

① 미국 특허 출원 진행시 필요한 서류 : 파리조약에 의한 우선권을 주장하면서 미국 특허 출원을 진행하기 위해서는 영문 명세서, 발명자 선언서,출원 양도증, 미 대리인 위임장 등의 서류가 필요합니다.
② 미국 특허청에 상기 서류를 제출하여 특허 출원을 진행한 후에는 발명자가 특허 발명 시 인지하였던 모든 선행기술을 Information Disclosure Statement로 작성 제출하여야 합니다.
③ 미 특허청 심사관은 특허명세서와 출원인이 작성한 IDS를 참조하여 특허 심사를 진행하게 됩니다.
④ 미 특허청 심사관은 특허를 거절할 이유가 있는 경우 first Office Action을 출원인에게 발송하고 의견서 및 보정서 제출 기회를 부여합니다.
심사 결과 특허를 허여할 경우에는 Notice of Allowance를 발송하고 거절 이유가 해소되지 않은 경우에는 final Office Action을 발송하여 의견서 및 보정서 제출 기회를 다시 부여합니다.
⑤ Notice of Allowance가 발송되면 3개월 이내에 Issue Fee를 납부함으로서 특허 등록이 완료되고 특허증이 발행됩니다.
그러나 미 특허청 심사관이 특허 거절을 계속 유지할 경우에는 Advisory Action을 발송하여 특허 거절 사실을 통보하고 출원인에게 계속심사청구(RCE)의 기회를 줍니다.
계속심사청구가 제출되면 또다시 심사 절차가 재개되어 계속심사 Office Action을 발송하고 의견서 및 보정서 제출 기회를 또 다시 부여한 후 특허 여부를 결정하게 됩니다. 계속심사에도 불구하고 특허를 받을 수 없는 경우에는 미 특허청 Board of Appeal에 불복심판을 제기하여야 합니다.

1

국제단계 PCT 국제특허출원

PCT 국제조약에 의해 제3국에서 특허권 보호를 원하는 경우 국내 최초 출원 후 1년 이내에 우선권을 주장하면서 대한민국 특허청에 PCT 국제출원을 할 수 있습니다.
PCT 국제출원은 WIPO를 경유하는 국제단계와 지정국의 특허 심사를 진행하는 개별국 국내 단계로 이루어져 있으며 국제단계에서는 PCT 국제출원이 접수되면 대한민국 특허청에서 방식심사를 수행하고 방식심사를 통과하면 WIPO에서 우선권 주장일로부터 약 18개월 후에 PCT 국제공개와 International Search Report를 발간합니다.
또한 WIPO에서 특허성 판단에 관한 Written Opinion이 발송되고 Written Opinion에 대한 답변 기회를 부여합니다.

2

국내단계 PCT 국제특허출원

원하는 WIPO 지정국에 PCT 국제특허를 등록하기 위해서는 우선권 주장일로부터 30개월 또는 31개월 이내에 지정국에 명세서 번역문을 제출하여 국내단계 특허출원을 진행하여야 합니다.
PCT 번역문이 지정국 특허청에 제출되면 지정국 특허청은 파리조약에 의한 우선권을 주장하여 출원한 특허출원과 동일하게 심사하여 등록 여부를 결정하게 됩니다.
다만 PCT 국제출원의 경우 출원일은 지정국에 번역문을 제출한 날짜가 아닌 대한민국 특허청에 PCT 국제출원을 제출한 날짜로 소급됩니다.

3

PCT 국제출원의 장점

① 대한민국 특허청에 한번의 PCT 국제출원으로 다수의 지정국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있기 때문에 파리조약에 의거 개별국에 직접 출원하는 것보다 간편합니다.
② 또한 WIPO에서 International Search Report 및 Written Opinion의 발송으로 특허성 유무에 대한 기초적 평가를 제공하기 때문에 특허 허여 가능성을 미리 예측할 수 있습니다.
③ PCT 국제출원은 한국어, 영어, 일어 등으로 출원할 수 있기 때문에 PCT 국제출원시 다수의 지정국 언어로 명세서를 직접 번역 작성할 필요가 없습니다.
④ 또한 PCT 국제출원의 경우 지정국 국내단계 번역문 제출기한이 우선권 주장일로부터 30개월 또는 31개월까지 연장되기 때문에 충분한 검토 후 국내단계를 진행함으로써 불필요한 특허출원의 방지 및 특허출원 및 등록비용을 절감할 수 있습니다.